La reciente Sentencia 1505/2025 del Tribunal Supremo analiza un conflicto marcario clásico pero cada vez más frecuente en el comercio digital: ¿hasta qué punto una empresa puede usar una palabra que coincide con una marca registrada para describir un producto?
El Supremo resuelve el enfrentamiento entre Bakery Donuts (Grupo Bimbo) con Atlanta Restauración producido porque esta última empleó en su página web la palabra «Donut» para describir sus rosquillas.
El Tribunal Supremo en su Sentencia 1505/2025, de 28 de octubre, resuelve el litigio entre Bakery Donuts Iberia S.A.U. (Grupo Bimbo) y Atlanta Restauración Temática S.L.
Bakery Donuts -titular de la histórica y renombrada marca DONUTS, registrada desde 1962- demandó a Atlanta Restauración al detectar que en su página web esta última describía sus rosquillas bajo el término «Donut», además de comercializarlas bajo la marca propia Redondoughts.
El Supremo debía determinar si Atlanta estaba simplemente describiendo un producto (un donut como tipo de rosquilla) o si, por el contrario, estaba aprovechándose de la reputación y del carácter distintivo de una marca ajena extremadamente conocida.
La legislación permite que se utilicen palabras que describen características de un producto (su forma, su tipo, su naturaleza, etc.), esto es lo que llamamos uso descriptivo (por ejemplo, decir que vendes «rosquillas»). En principio, un término descriptivo no viola ninguna marca, incluso si coincide con ella, pero para ello se exige que no exista otra forma igual de válida para describir el producto, que se limite a describir no a atraer la atención del público a través de un término conocido y no debe aprovechar la reputación ajena.
En este contexto, el Alto Tribunal recuerda que al art. 37 de la Ley de Marcas permite que terceros utilicen términos que describen características del producto siempre que dicho uso sea conforme a las prácticas leales en materia industrial y comercial, pero matiza:
a) No basta con que un término sea descriptivo.
Aunque «dónut» -con tilde- figure en el diccionario como rosquilla de masa frita, el Tribunal recuerda que procede de una marca registrada (donuts), lo que excluye su genericidad.
b) El uso debe ser leal respecto a los intereses del titular de la marca.
No es necesario que haya riesgo de confusión para que exista infracción cuando estamos ante una marca renombrada. Basta con que el uso por un tercero:
- aproveche indebidamente el renombre,
- menoscabe el carácter distintivo, o
- establezca un vínculo mental en el consumidor que pueda diluir su fuerza.
c) Se podía describir el producto pero no necesariamente usando «Donut». La demandada podía haber utilizado «rosquilla», «berlina» o «roscón», términos perfectamente adecuados para describir su producto.
Por tanto, el Tribunal declara la infracción de marca, Atlanta podía haber usado alternativas descriptivas razonables (rosquilla, berlina..), lo que refuerza la deslealtad del uso concreto, y la condena a cesar en dicho uso, aunque no concede la indemnización solicitada por Bimbo al tratarse de un uso limitado y ya retirado y no se acreditó el daño económico .
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